专利分案申请临时保护纠纷案：要点与案情解析

东莞石龙律师获悉

在开始阅读之前，我们先来回顾一下指导案例4号的要点和基本案情。

指导案例4号

河北省邯郸市知识产权局

专利临时保护分案申请纠纷调解

关键词

行政调解临时保护处申请公布日期

案例亮点

“临时保护期”是指发明专利申请自公布日起至授权日止的期间。分案申请的公布日期以母案申请或分案申请中较早的公布日期为准。分案申请的公布日期为母案申请的公布日期。

基本事实

2015年8月，专利权人王某就其所拥有的一项发明专利临时保护期内使用费纠纷，请求某金融机构作为被申请人进行调解。该知识产权局立案。经核实，涉案发明专利为分案申请，母案申请和分案申请均已获得授权且处于合法有效状态。调解过程中，双方对公开母案申请还是分案申请产生分歧。对于以发明专利公开时间为基准确定临时保护期，存在不同意见。本案中，邯郸知识产权局以分案申请为基准确定了发明专利临时保护期的起算日期。

接下来我们来仔细看看国家知识产权局对于此案的理解和运用的解释。

指导案例4号《河北省邯郸市知识产权局调解专利分案临时保护申请案》的理解与适用

2020年12月14日，国家知识产权局发布知识产权行政执法指导案例《河北省邯郸市知识产权局调解专利分案申请临时保护纠纷案》（指导案例4号），就知识产权行政执法指导案例的理解和适用进行了说明。

一、评选过程及指导意义

2019年11月，国家知识产权局启动知识产权行政执法指导性案例遴选工作，河北省知识产权局向国家知识产权局推荐此案作为遴选指导性案例。经评审、专家评审、案例指导工作委员会审议，认为此案对分案申请临时保护期的确定具有指导意义，可作为备选指导性案例。6月，经国家知识产权局执委会审议通过，该案作为首批指导性案例发布。

“临时保护”是专利领域特有的保护制度，指申请人有权要求实施该发明的单位或者个人在发明专利申请公布之日起至授权之日止期间支付适当的费用。发明专利被授予专利权后，可以受到专利权的保护，自发明专利申请公布之日起至授权之日止，还享有临时保护的权利。但专利法和专利法实施细则关于临时保护期的规定比较原则性，对于分案申请的临时保护期起算点等情形没有具体规定。本指导案例依据相关法律法规的立法精神，结合案件实际情况，对发明专利申请特别是分案申请的临时保护期起算点作出了明确的确定。其确立的原则对于正确理解和适用专利法第十三条关于“临时保护”的规定具有指导意义，有利于保护专利权人的合法权益，也有利于平衡权利人和社会公众的利益。

二、案件要点解读

该指导案例的要点明确：“临时保护期”为发明专利公布日起至授权日止；分案申请的公布日期以母案公布日期或分案申请公布日期中较早的为准。该指导案例中，母案公布日期早于分案申请的公布日期，因此以母案公布日期作为分案申请临时保护期的起算点。

1. 关于“临时保护期”的法律规定

专利法及其实施细则对“临时保护期”做出了相应规定。

?《专利法》第十三条规定“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。

?《专利法实施细则》第八十五条第一款第（四）项进一步规定，“对在发明专利申请公布后、专利权被授予前使用该发明，未缴纳适当费用的当事人，管理专利工作的部门根据当事人的请求，可以对其处以罚款，并就纠纷进行调解。”

?专利法实施细则第八十五条第二款也专门规定了“当事人请求管理专利工作的部门调解上述纠纷的，应当在专利权被授予后进行”。

根据上述规定，“临时保护期”自发明专利申请公布日即公开日开始，至发明专利授权公告日结束。一般而言，发明专利申请的公布日期是明确的，即在审查通过后，自申请日后十八个月公布，或者根据申请人的要求提前公布。当发明专利申请存在单一性缺陷时，申请人可以提出分案申请以克服该缺陷，或者在单一性存在的情况下，申请人也可以主动修改并提出分案申请。分案申请通常与作为分案依据的母案申请有不同的公布日期。在确定分案申请的“临时保护期”时，需要明确是以分案申请的公布日期还是母案申请的公布日期为计算依据。专利相关法律法规对此并没有明确的规定。

（二）分案申请临时保护期起算日期的确定及相关理由

分案申请的临时保护期限起始时间的确定是本指导案例的核心问题。

对这一问题，有两种不同观点。

第一种观点认为，应当以分案申请的公布日作为起算日期。其主要理由是，分案申请是申请人单独提出的一种专利申请类型，其公布程序独立于母案申请，且分案申请的公布日期不同于母案申请的公布日期，一般会晚于母案申请；如果以母案申请的公布日作为分案申请临时保护期的起算日期，将会导致分案申请的临时保护期被不当延长，从而损害一般公众的利益。

另一种观点认为，应当以母申请或者分案申请在先的公布日作为分案申请的临时保护期的起始日，本指导案例采纳了这种观点，这主要是因为临时保护是为了保护申请人公开其发明的权利，申请人应当注意其发明内容何时公布。分案申请源于母申请，根据专利法实施细则第四十三条的规定，分案申请的内容不得超出母申请的范围。由此可见，分案申请的发明内容应当已经记载在母申请中，因此应当以发明内容首次公开的日期作为临时保护期的起始日。

与实用新型专利申请、外观设计专利申请经初步审查通过后即可被授予专利权不同，发明专利申请必须经过公布和实质审查后才能被授予专利权。根据专利法第四条的相关规定，发明专利申请经初步审查通过的，由国家知识产权局自申请日起18个月后予以公布或者根据申请人的请求提前公布；同时，根据专利法第三十五条、第十一条的规定，自申请日起三年内，申请人可以随时请求国家知识产权局对其申请进行实质审查。这就是我国对发明专利申请实行的“早公开、缓审查”制度。其目的就是为了让申请人有充足的时间考虑是否对其提交的发明专利申请启动实质审查。如果申请人综合考虑后撤回申请，在申请尚未公布的情况下，申请人仍可以通过审查程序申请审查。一方面，可以通过商业秘密等手段保护发明的技术内容；另一方面，也可以使公众尽早了解发明内容，不至于因审查拖延而阻碍技术信息的传播，也有利于公众及时表达对发明是否符合授权条件的意见。发明专利申请经实质审查未发现存在法定驳回情形的，可以授予专利权。发明专利权自公布之日起生效，此时专利权人可以依据专利法第十一条的规定获得实施其发明的“独占权”。专利申请处于未授权状态，因此申请人不能依据专利法第十一条的规定获得保护，无权要求他人停止实施发明或者赔偿损失。另外，公众由于申请文件的公开已经获知发明的技术内容，同样无法通过商业秘密的方式保护其发明。如果在此期间内，允许公众自由实施申请人的发明创造，而不对申请人提供适当的保护，则可能导致发明专利申请人的权益受到明显损害，不利于“早公开、缓审查”制度的实施，也不符合“以公开换保护”的专利制度宗旨，因此，专利法第十三条规定对发明专利申请实行“临时保护”，即在发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明创造的单位或者个人支付适当的费用。

基于以上分析，可以看出“临时保护”是发明专利申请公布后，在获得专利权前，申请人因第三人实施了所披露的发明而获得的一种救济措施。因此，在确定临时保护的起算点时，以申请人首次向公众披露其希望获得保护的发明的日期为准。当一件专利申请涉及多项发明时，根据专利法第三十一条的规定，申请人只能对其中一项发明申请专利，申请人可以保留申请书中的其中一项发明，但可以按照专利法实施细则第四十二条的规定，对其余发明提出新的专利申请，并保留原申请日期。这种新的专利申请被称为“分案申请”。分案申请请求保护的发明创造来源于母申请，申请人在向国家知识产权局提交母申请时，表达了希望保护这些发明创造的愿望。根据专利法实施细则第四十三条第一款的规定，分案申请的内容不得超出母申请的范围，即分案申请不能增加新的发明创造。在申请公开时，分案申请中期望保护的发明创造实际上已经公开。如果第三人通过母申请的公开，提前获知了分案申请的发明并实施的，也应当在此期间向申请人支付适当的费用以实施有关发明。

分案申请可以在母案授权登记手续到期日之前，或者母案被驳回、撤回或视为撤回之前提出。如果分案申请存在单一性缺陷，申请人应当满足分案申请的相关期限要求。因此，除极其特殊情况外，分案申请的公布日期晚于母案申请，两者相差可能达数月甚至数年之久。在此期间进行权利保护将造成“权利真空”，损害申请人的合法权益，并在一定程度上挫伤申请人在提交发明专利申请时充分披露其发明内容的积极性。对于组织或个人而言，虽然以母案申请和分案申请的公布日期为“临时保护期”的起始日期可能会使其支付更多的费用，但提前获知相关发明内容仍是更为便捷的做法。给予申请人合理的补偿是其必须履行的义务。

综上所述，本指导案例对于分案申请临时保护期限的确定，既严格保护了权利人的合法权益，又不至于造成权利过度扩张，更好地平衡了权利人与社会公众之间的利益，符合建立“临时保护”制度的宗旨和精神。

3.其他需要澄清的问题

涉及临时保护的专利纠纷与专利侵权纠纷性质不同，在临时保护期内实施相关发明创造不构成侵权，对于在此期间实施其发明创造的单位和个人，申请人有权请求赔偿。专利行政部门对于涉及临时保护的案件的立案标准、案件处理程序和执法权限与专利侵权纠纷不同。根据《细则》第八十五条的有关规定，专利管理部门有权调解因缴纳临时保护期费用而发生的专利纠纷，但当事人只能在涉案发明创造获得专利权后才能请求调解；在专利授权前提出的调解请求不予受理。根据《专利行政执法办法》第二十四条规定，申请人因发明专利临时保护期费用争议向管理专利工作的部门请求调解的，调解应当在被请求人同意调解并提交意见陈述后方可立案；被申请人逾期未提交意见陈述书或者明确表示不接受调解的，管理专利工作的部门不予立案，并通知申请人。

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